Nye EPO-regler om afdelte ansøgninger

Nye regler for indlevering af afdelte ansøgninger får mærkbare konsekvenser for patentansøgere hos den europæiske patentmyndighed, EPO. Fra 1. april 2010 vil det nemlig ikke længere være muligt at indlevere en afdelt ansøgning på et vilkårligt tidspunkt i ansøgningsproceduren for moderansøgningen

Nuværende regler angående afdelte patentansøgninger
Indlevering af afdelte patentansøgninger er et nyttigt redskab for en patentansøger, idet en afdelt ansøgning er en selvstændig ansøgning, der for eksempel kan indleveres på basis af en moderansøgning, hvis sagsbehandlingen af denne moderansøgning viser sig at kunne medføre et ugunstigt udfald for patentansøger. Ved indlevering af en afdelt ansøgning påbegyndes en ny, selvstændig sagsbehandling for den afdelte patentansøgning. Indlevering af en sådan ansøgning medfører således i praksis, at patentansøger køber sig mere sagsbehandlingstid hos myndigheden, idet en afdelt ansøgning på ansøgningstidspunktet kan have samme indhold som moderansøgningen.
 
Med de gældende regler er det muligt for ansøger af et europæisk patent at indlevere en såkaldt afdelt ansøgning, så længe moderansøgningen stadig er verserende, dvs. indtil den udstedes, afslås eller tilbagetrækkes.
 
Under de gældende regler har det været udbredt praksis for patentansøgere, at de som en sikkerhedsforanstaltning har indleveret en afdelt patentansøgning umiddelbart forud for handlinger, der kunne medføre, at en patentansøgning afslås. Det har således været populært at indlevere en afdelt ansøgning dagen før der afholdes mundtlig forhandling med EPO. I tilfælde af, at den mundtlige forhandling skulle ende med at patentansøgningen afslås, har den pågældende ansøger reelt ikke mistet nogen rettighed, idet han da har en allerede indleveret afdelt ansøgning, som eventuelt kan have samme indhold som den oprindeligt indleverede ansøgning, og som efterfølgende kører videre i sit eget behandlingsforløb.
 
Nye regler angående afdelte patentansøgninger
Foranlediget af, at EPO anser det for værende ”abuse of procedure” at indlevere en afdelt patentansøgning alene for at købe sig mere sagsbehandlingstid, og at en sådan handling kan stille tredjemand i usikkerhed i unødvendigt lang tid, samt at EPO generelt har interesse i at effektivisere sagsbehandlingen, har Administrationsrådet hos EPO besluttet at ændre reglerne for indlevering af afdelte patentansøgninger.
 
De nye regler bestemmer således, at en afdelt patentansøgning kan indleveres på basis af en tidligere, verserende ansøgning, såfremt den afdelte ansøgning indleveres inden for et tidsrum på 24 måneder fra tidspunktet for udstedelse af den første behandlingsskrivelse fra Examining Division med hensyn til den tidligste ansøgning (altså enten moderansøgningen eller den først indleverede ansøgning i tilfælde af en serie af på hinanden følgende afdelte ansøgninger) for hvilken en behandlingsskrivelse er udstedt (Ny Rule 36(1) EPC).
 
Undtagelsen fra denne regel er, at en afdelt patentansøgning desuden kan indleveres på basis af en verserende, tidligere patentansøgning inden for et tidsrum på 24 måneder fra tidspunktet for udstedelse af en behandlingsskrivelse, hvor Examining Division indvender, at ansøgningen ikke opfylder kravet til opfinderisk enhed, forudsat at denne indvending fremsættes for første gang (Ny Rule 36(2) EPC).
 
De nye regler vedrørende indlevering af afdelte patentansøgninger får virkning fra 1. april 2010, og reglerne gælder for de afdelte patentansøgninger, der indleveres denne dato eller efter denne dato.
 
Konsekvensen af de nye regler
Med de nye regler sætter EPO altså grænser for, hvor sent i ansøgningsprocessen en afdelt ansøgning kan indleveres. Da det ikke er unormalt, at ansøgningsfasen for en kompliceret europæisk patentansøgning kan vare seks år eller mere, er det klart, at muligheden for på et sent tidspunkt at indlevere en afdelt patentansøgning - som en sikkerhedsforanstaltning, når ansøger frygter et afslag - ikke længere er aktuel, da en sådan afdelt ansøgning i det generelle tilfælde kun kan indleveres indtil 24 måneder fra udstedelse af den første behandlingsskrivelse for den første patentansøgning, for hvilken der er udstedt en behandlingsskrivelse.
 
Fleksibiliteten for patentansøger for at købe sig mere sagsbehandlingstid reduceres således betydeligt med indførelsen af de nye regler.
 
EPO’s nye regler for indlevering af afdelte patentansøgninger fordrer altså skærpet opmærksomhed med hensyn til udarbejdelse af europæiske patentansøgninger og med hensyn til overvågning af tidsfrister for indlevering af afdelte ansøgninger.
 
Patentgruppen A/S vil i den kommende tid udarbejde anbefalede strategier for håndtering af de nye regler. Følg med her på vores hjemmeside.